Subentro del governo nella titolarità di marchi storici di interesse nazionale

22 Gennaio 2025

di Giovanna Del Bene c/o THINX Srl – Bio

Durante l’estate del 2024, numerose testate giornalistiche hanno riportato la notizia dell’intenzione del Governo di appropriarsi dei marchi storici INNOCENTI e AUTOBIANCHI di proprietà di Stellantis per cederli successivamente ai cinesi che li vorrebbero per entrare in Europa.
Effettivamente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato nel 2023 e ha già anche ottenuto la registrazione a fine marzo 2024 di due marchi simili a quelli di Stellantis presso l’UIBM. Al momento non sono note le reazioni di Stellantis.
Peraltro, sempre nel 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha tentato di registrare a proprio nome un altro marchio simile ad un brand storico relativo al settore automobilistico italiano, cioè DE TOMASO, ma in questo caso la DE TOMASO AUTOMOBILI LIMITED ha immediatamente presentato opposizione contro la registrazione del Ministero, in base all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) del Codice della Proprietà Industriale, invocando dunque anche la rinomanza dei propri marchi anteriori. Il procedimento risulta essere ancora in corso, perciò non è possibile conoscere la decisione dell’UIBM (sigh!).

In attesa di sapere come si concluderanno le suddette vicende, vediamo di seguito cosa può essere registrato come marchio storico di interesse nazionale e in quale modo il Governo potrebbe subentrare nella titolarità di un marchio storico.

I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni oppure per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono presentare apposita istanza per ottenere l’iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale presso l’UIBM. Una volta terminata l’istruttoria da parte dell’UIBM e ottenuta l’iscrizione, questa ha durata illimitata e non è soggetta a rinnovo, salvo richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposta istanza di rinuncia. Tuttavia, il 3 luglio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione della Legge n.206/2023 “Made in Italy” (ex art. 7 comma 5) ha adottato il Decreto Ministeriale che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità di un marchio storico di interesse nazionale, nonché di successivo utilizzo da parte del Ministero, con la finalità di garantirne la tutela e la continuità.
L’impresa come sopra individuata, che intenda cessare definitivamente l’attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione e localizzati nel territorio italiano, dovrà notificare il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy (di seguito «DGIND»). Viene fornito un apposito modello di comunicazione che contiene, tra le altre, informazioni inerenti all’impresa e al marchio, la data presunta cessazione attività, le motivazioni economiche, finanziarie e tecniche, gli effetti derivanti dalla cessazione definitiva dell’attività svolta.
Entro tre mesi dalla notifica, la DGIND comunicherà all’impresa gli esiti dell’istruttoria, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio. Il mancato riscontro da parte della DGIND si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero. A seguito del subentro, la Direzione Generale presenterà all’UIBM apposita domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

La procedura si applica a partire dal 2 dicembre 2024.

Inoltre, la Direzione generale, in relazione ai marchi per i quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, potrà formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la Direzione generale potrà depositare a proprio nome una domanda di registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
E’ previsto che l’impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia le proprie attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, può formulare richiesta all’Unità di missione e sblocco degli investimenti (di seguito UMASI), indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.
L’UMASI provvederà a darne comunicazione sul proprio sito istituzionale così che eventuali ulteriori imprese possano presentano analoga richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima manifestazione di interesse. Nel caso di più richiedenti, l’UMASI procederà ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, tenendo conto dei seguenti aspetti: entità dell’investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell’investimento, tempi di realizzazione dello stesso.
L’UMASI entro 60 giorni provvederà a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.
Nel caso in cui non pervengano ulteriori richieste, UMASI comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio all’impresa che ha presentato richiesta entro 30 giorni.
Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla Direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. L’impresa licenziataria e’ tenuta a trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni. L’UMASI può, altresì, effettuare ex officio verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale dell’impresa licenziataria. Durante il periodo di concessione in licenza, tutti gli oneri connessi alla gestione del marchio, compresi quelli di rinnovo, sono a carico dell’impresa licenziataria.

Da quanto precede, sembra che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbia voluto regolamentare in maniera più chiara la procedura del proprio subentro nella titolarità di brand di interesse nazionale, onde evitare le criticità dei casi Autobianchi, Innocenti e De Tomaso.